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专利侵权纠纷案件中可否直接将请求人提供的专利权评价报告作为现有设计抗辩证据?

2022-05-13 11:43:37    
摘要:什么是专利权评价报告专利权评价报告是由国务院专利行政部门(其实也就是国家知识产权局)对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的报告,专利权评价报告与专利权证书是两个完全不同的文件。该报告相当于国家知识产权局对该专利进行了一次实质...

什么是专利权评价报告

 

专利权评价报告是由国务院专利行政部门(其实也就是国家知识产权局)对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的报告,专利权评价报告与专利权证书是两个完全不同的文件。该报告相当于国家知识产权局对该专利进行了一次实质审查。

 

为什么要做专利权评价报告

 

由于国家知识产权局在授予外观设计专利与实用新型专利权证书时,并不对该专利进行实质性审查,因此法律特别规定法院在审理侵犯外观设计专利、实用新型专利侵权纠纷的案件中,可以要求权利人提交专利权评价报告作为审理的证据,且原告无正当理由不提交的,人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果。由此可见专利权评价报告的重要性。

 

外观设计专利权评价报告是否可以直接作为现有设计抗辩的证据

 

通过国知发保函字〔2022〕31号的批复可知,《专利法》第六十七条规定:“在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。”根据上述规定,现有设计抗辩权作为一项抗辩权,以被控侵权人提出抗辩主张为前提,而且被控侵权人需提交现有设计证据。对于本案,在被控侵权人未提出抗辩主张的情况下,管理专利工作的部门不能主动适用现有设计抗辩。而且外观设计专利权评价报告由请求人提交,不符合现有设计证据提交主体的要求。

 

根据《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》规定,在适用现有设计抗辩时,应当仅将一项现有设计与被控侵权产品外观设计进行比较,并采用相同或实质相同的判断标准。根据上述规定,现有设计证据需证明被控侵权设计与一项现有设计相同或实质相同。

 

对于本案,根据《专利法实施细则》第五十六条及《专利审查指南》相关规定,外观设计专利权评价报告是对外观设计专利是否符合专利法及其实施细则规定的授予专利权条件的评价,包括反映对比文件与被评价专利相关程度的表格部分,以及被评价专利是否符合授予专利权的条件的说明部分。因此,外观设计专利权评价报告不能证明被控侵权设计与现有设计是否相同或实质相同。

 

笔者建议

 

因为法律规定专利终止的情形有未按规定交年费、专利权人书面申明放弃权利、专利被宣告无效则自始无效,并不包含专利权评价报告显示不符合授予专利条件这一事由。所以专利权评价报告只是外观设计专利权稳定性的初步证据,而非关于外观设计专利权效力性的法律文件,不能以该评价报告作为判定专利权效力的直接依据。

 

关于被诉侵权设计是否落入权利人专利保护范围,需要依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十一条规定的比对规则进行判断。

 

因此,专利权评价报告既不能作为判定专利权效力的直接依据,也不能直接作为判定被诉侵权设计是否落入权利人专利保护范围的依据。专利权评价报告对于法院而言可以作为审理、处理专利侵权纠纷的证据;对于专利权人而言,可以作为评估专利稳定性,衡量将来能否要求他人承担赔偿责任的依据;对于专利受让人而言是则判断专利含金量的重要依据。

 

因此,笔者提醒专利权人及专利受让人在申请或者受让外观设计专利、实用新型专利时,审慎查阅专利权评价报告,正确评估专利价值,避免侵犯他人权利或者导致自身权利受限。因为获取外观设计专利权评价报告需要时间过程,如果是比较重要的专利产品,建议外观设计专利权未雨绸缪,及早获得外观设计专利权评价报告有备无患。

作者:黄斌斌